搶注他人在先商號(hào)行為的要件適用

搶注他人在先商號(hào)行為的要件適用

——廣州海吶百村飲食管理服務(wù)有限公司訴中華人民共和國國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)商標(biāo)權(quán)無效宣告請求行政糾紛案

【審判信息】

第三人李健強(qiáng)稱其“大塘燒臘”、“大塘燒鵝”品牌餐飲服務(wù)已長時(shí)間使用，在廣州地區(qū)具有一定知名度和影響力。訴爭商標(biāo)與李健強(qiáng)的在先商標(biāo)近似，且二者為同一地區(qū)的同業(yè)經(jīng)營者，原告海吶公司受讓該訴爭商標(biāo)的行為具有明顯惡意，故第三人李健強(qiáng)請求撤銷訴爭商標(biāo)的注冊。

原告：廣州海吶百村飲食管理服務(wù)有限公司
被告：中華人民共和國國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)
第三人：李健強(qiáng)

案件來源：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2016）京73行初2175號(hào)

【裁判要旨】：
1、在商標(biāo)無效宣告行政糾紛中，認(rèn)定訴爭商標(biāo)的注冊損害他人在先商號(hào)權(quán)的構(gòu)成要件包括：（1）無效宣告請求人商號(hào)的登記、使用時(shí)間應(yīng)早于訴爭商標(biāo)的申請注冊時(shí)間；（2）訴爭商標(biāo)的文字與在先商號(hào)相同或者近似；（3）訴爭商標(biāo)申請人知曉無效宣告請求人的在先商號(hào)；（4）訴爭商標(biāo)的注冊可能造成相關(guān)消費(fèi)者的混淆或誤認(rèn)。

2、“以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”的構(gòu)成要件包括：（1）在先商標(biāo)已經(jīng)使用并有一定影響；（2）訴爭商標(biāo)與在先商標(biāo)相同或近似；（3）訴爭商標(biāo)核定使用的商品與在先商標(biāo)所使用的商品相同或類似，訴爭商標(biāo)的注冊可能造成相關(guān)消費(fèi)者的混淆或誤認(rèn)；（4）訴爭商標(biāo)申請人具有以不正當(dāng)手段搶先注冊在先使用人商標(biāo)的意圖。
 
【判決觀察】
商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)認(rèn)為，本案焦點(diǎn)問題可以歸結(jié)為：訴爭商標(biāo)的注冊是否構(gòu)成2001年《商標(biāo)法》第三十一條所指“損害他人現(xiàn)有的在先商號(hào)權(quán)益及以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”之情形。

第三人的“大塘燒鵝”訴爭商標(biāo)作為商標(biāo)或商號(hào)持續(xù)使用并廣泛宣傳，具有一定的影響力。海吶公司作為同行業(yè)經(jīng)營者理應(yīng)知曉“大塘燒鵝”系李健強(qiáng)在先使用在燒烤熟肉、零售、快餐等商品或服務(wù)上并具有較高知名度的商號(hào)、商標(biāo)，卻將與其完全相同的“大塘燒鵝”字樣在上述服務(wù)上作為商標(biāo)申請注冊和使用，極易使相關(guān)公眾對(duì)訴爭商標(biāo)所標(biāo)識(shí)的商品/服務(wù)來源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)，其行為違反了誠實(shí)信用原則，侵害了李健強(qiáng)對(duì)其商號(hào)、商標(biāo)享有的在先權(quán)益。故裁定訴爭商標(biāo)予以撤銷。
 
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為：
一、關(guān)于本案的法律適用問題（略）
二、關(guān)于商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出被訴裁定是否存在程序違法的情形（略）
三、關(guān)于2001年《商標(biāo)法》第三十一條的法律適用

（一）訴爭商標(biāo)的注冊是否侵害李健強(qiáng)的在先商號(hào)權(quán)
2001年《商標(biāo)法》第三十一條規(guī)定的在先權(quán)利包括在先商號(hào)權(quán)，該在先商號(hào)權(quán)應(yīng)為在與訴爭商標(biāo)所指定的同一種或類似商品上具有一定知名度的商號(hào)，且訴爭商標(biāo)的使用會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾對(duì)訴爭商標(biāo)提供者與該商號(hào)權(quán)人產(chǎn)生混淆誤認(rèn)的后果。

本案中，李健強(qiáng)主張“大塘燒鵝”品牌自1981年由其父李啟培在廣州市海珠區(qū)赤崗大塘燒臘店始創(chuàng)，并主張其本人及其近親屬在訴爭商標(biāo)申請日之前已創(chuàng)辦了多家“大塘燒鵝”直營店并持續(xù)經(jīng)營，且以廣州市大塘食品有限公司和廣州市海珠區(qū)大塘燒鵝瀨粉店的名義發(fā)展了多家加盟店，授權(quán)其使用“大塘燒鵝”品牌。因此，李健強(qiáng)主張其對(duì)“大塘燒鵝”享有在先商號(hào)權(quán)。
法院認(rèn)為，在商標(biāo)無效宣告行政糾紛中，認(rèn)定訴爭商標(biāo)的注冊損害他人在先商號(hào)權(quán)的構(gòu)成要件包括：

1、無效宣告請求人商號(hào)的登記、使用時(shí)間應(yīng)早于訴爭商標(biāo)的申請注冊時(shí)間。李健強(qiáng)主張的16家“大塘燒鵝”店鋪中，李健強(qiáng)名下的廣州市海珠區(qū)大塘燒鵝瀨粉店、李啟培名下的廣州市海珠區(qū)大塘燒鵝菜館、李建明名下的廣州市海珠區(qū)瑞寶大塘燒鵝瀨粉店成立日期均早于訴爭商標(biāo)申請日，且持續(xù)營業(yè)至今。

此外，該16家店鋪中另有廣州市越秀區(qū)南國大塘燒鵝快餐店等四家店鋪的成立時(shí)間早于訴爭商標(biāo)申請日，且該4家店鋪的經(jīng)營者或?yàn)槔罱��?qiáng)近親屬，或其經(jīng)營者與廣州市大塘食品有限公司或廣州市海珠區(qū)大塘燒鵝瀨粉店簽訂有加盟協(xié)議。故此可見，李健強(qiáng)及其近親屬開辦的企業(yè)，以及部分授權(quán)加盟商使用“大塘燒鵝”字號(hào)的時(shí)間早于訴爭商標(biāo)申請日。

2、訴爭商標(biāo)的文字與在先商號(hào)相同或者近似。企業(yè)名稱中包含字號(hào)是企業(yè)名稱的組成部分，字號(hào)亦可稱為商號(hào)，是企業(yè)名稱的顯著識(shí)別部分，是在企業(yè)名稱中區(qū)別不同民事主體的主要標(biāo)志。前段所述七家企業(yè)的商號(hào)均可識(shí)別為“大塘燒鵝”。而訴爭商標(biāo)為純文字商標(biāo)“大塘燒鵝”，與上述七家企業(yè)及李健強(qiáng)主張的在先商號(hào)文字構(gòu)成完全相同。

3、訴爭商標(biāo)申請人知曉無效宣告請求人的在先商號(hào)。此處的知曉包括明知和應(yīng)知，無效宣告請求人既可以通過證明雙方之間存有合同、業(yè)務(wù)往來、地緣等關(guān)系來論證訴爭商標(biāo)注冊人明知，也可以通過證明其商號(hào)具有知名度和影響力來推定其應(yīng)當(dāng)知曉。認(rèn)定在先商號(hào)在相關(guān)消費(fèi)者中是否具有知名度，應(yīng)從商號(hào)的登記時(shí)間、使用該商號(hào)從事經(jīng)營活動(dòng)的時(shí)間跨度、地域范圍、經(jīng)營業(yè)績、廣告宣傳情況等方面予以審視。

本案中證據(jù)表明，商標(biāo)申請人王安曾在其親屬黎壽賓開辦的“大塘燒鵝”店鋪中工作過，且該店地址與李健強(qiáng)主張的16家店鋪之一地址相近，故此，法院認(rèn)為訴爭商標(biāo)申請人王安曾在黎壽賓開辦的“大塘燒鵝”加盟店中工作過，對(duì)“大塘燒鵝”商號(hào)系屬明知。且李健強(qiáng)及其近親屬、加盟店在經(jīng)營中實(shí)際使用的“大塘燒鵝”商號(hào)在訴爭商標(biāo)申請日前已經(jīng)具有了一定知名度，顯然為訴爭商標(biāo)的申請人即王安所知曉。

4、訴爭商標(biāo)的注冊可能造成相關(guān)消費(fèi)者的混淆或誤認(rèn)。混淆或誤認(rèn)可能性的判定主要考慮在先商號(hào)的知名度、訴爭商標(biāo)與在先商號(hào)的近似程度、訴爭商標(biāo)核定使用的商品與無效宣告請求人所屬行業(yè)或者經(jīng)營范圍的關(guān)聯(lián)程度等。

根據(jù)本案查明的事實(shí)，李健強(qiáng)及其近親屬、加盟店開設(shè)的使用“大塘燒鵝”商號(hào)的相關(guān)店鋪等大多從事中式快餐等服務(wù)，訴爭商標(biāo)指定使用的飯店、餐廳等服務(wù)，與“大塘燒鵝”商號(hào)使用的快餐、零售、燒烤熟肉等商品或服務(wù)構(gòu)成類似或具有較大關(guān)聯(lián)。原告與李健強(qiáng)同為廣州地區(qū)餐飲服務(wù)行業(yè)經(jīng)營者，訴爭商標(biāo)指定使用在飯店、餐廳等服務(wù)上，極易使相關(guān)公眾對(duì)訴爭商標(biāo)所指定使用的商品或服務(wù)來源產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)。

故此，訴爭商標(biāo)的申請注冊損害了李健強(qiáng)享有的在先商號(hào)權(quán)益，違反了2001年《商標(biāo)法》第三十一條前半部分的規(guī)定。
 
（二）訴爭商標(biāo)的注冊是否構(gòu)成“以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”情形

法院認(rèn)為，2001年《商標(biāo)法》第三十一條規(guī)定的“以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”的構(gòu)成要件包括：

1、在先商標(biāo)已經(jīng)使用并有一定影響。“已經(jīng)使用”、“一定影響”等事實(shí)的判斷應(yīng)當(dāng)結(jié)合案情，并根據(jù)該商標(biāo)使用的持續(xù)時(shí)間和地理范圍及廣告宣傳的時(shí)間、方式、程度、地理范圍等因素予以綜合考慮。考慮到2001年《商標(biāo)法》第三十一條規(guī)定的立法意圖，同時(shí)兼顧2001年《商標(biāo)法》中關(guān)于馳名商標(biāo)相關(guān)規(guī)定等不同實(shí)體條文之間的銜接與衡平關(guān)系，該條文中的“一定影響”作為一個(gè)相對(duì)的概念，不宜對(duì)其作出過高的要求。

本案現(xiàn)有證據(jù)表明，李健強(qiáng)及其近親屬、加盟商開辦的多家企業(yè)或店鋪在燒鵝、燒鹵、中式快餐等商品和服務(wù)上在先使用了“大塘燒鵝”商標(biāo)，且至少在廣東省廣州市的相關(guān)行業(yè)內(nèi)已具有一定知名度，故而，“大塘燒鵝”應(yīng)視為李健強(qiáng)在先使用在燒烤熟肉、零售、快餐等商品/服務(wù)上并具有一定影響的未注冊商標(biāo)。

2、訴爭商標(biāo)與在先商標(biāo)相同或近似。本案中，訴爭商標(biāo)的文字“大塘燒鵝”與李健強(qiáng)的在先未注冊商標(biāo)“大塘燒鵝”的文字構(gòu)成完全相同。

3、訴爭商標(biāo)核定使用的商品與在先商標(biāo)所使用的商品相同或類似，訴爭商標(biāo)的注冊可能造成相關(guān)消費(fèi)者的混淆或誤認(rèn)。如前所述，混淆或誤認(rèn)可能性的判定應(yīng)綜合考慮在先商標(biāo)的知名度、訴爭商標(biāo)核定使用商品與無效宣告請求人所屬行業(yè)或者經(jīng)營范圍的關(guān)聯(lián)程度等因素。

本案中，訴爭商標(biāo)指定使用的餐廳、快餐館等服務(wù)與李健強(qiáng)的未注冊商標(biāo)“大塘燒鵝”所使用的燒烤熟肉、零售、快餐等商品/服務(wù)在消費(fèi)群體、功能、用途、渠道等方面具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，構(gòu)成同一種或類似服務(wù)，在訴爭商標(biāo)與未注冊商標(biāo)的文字完全相同的情況下，易使一般消費(fèi)者認(rèn)為兩者系同一生產(chǎn)者生產(chǎn)或生產(chǎn)者之間具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，從而引發(fā)混淆、誤認(rèn)。

4、訴爭商標(biāo)申請人具有以不正當(dāng)手段搶先注冊在先使用人商標(biāo)的意圖。“不正當(dāng)手段”即惡意，作為一種主觀心理狀態(tài)的惡意，存在于當(dāng)事人的內(nèi)心中，除非當(dāng)事人明確承認(rèn)，一般是不為外界所知的。但惡意的目的又是通過具體的、外在的行為和事實(shí)表現(xiàn)出來的，而行為和事實(shí)是一種客觀存在，是可以感知的。

由于客觀的行為和事實(shí)推斷主觀的目的，符合一般的認(rèn)知規(guī)律。因此，一般情況下，通過訴爭商標(biāo)申請人的客觀行為是可以判斷其主觀是否具有惡意的，本案中，訴爭商標(biāo)申請人王安曾在其親屬黎壽賓開辦的“大塘燒鵝”加盟店中工作過，對(duì)“大塘燒鵝”商號(hào)系屬明知，故其理應(yīng)知曉李健強(qiáng)在燒烤熟肉、零售、快餐等商品/服務(wù)上在先使用“大塘燒鵝”商標(biāo)的事實(shí)，由此可推知王安具有以不正當(dāng)手段搶先注冊的主觀意圖。

故此，訴爭商標(biāo)的注冊構(gòu)成2001年《商標(biāo)法》第三十一條規(guī)定的“以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”情形。
故法院判決駁回原告廣州海吶百村飲食管理服務(wù)有限公司的訴訟請求。